La déchéance de marque, une sanction au service d’un registre vivant
Le registre des marques est encombré de signes qui ne sont jamais exploités. Marques de réserve, de barrage ou de défense, elles immobilisent des droits sans remplir la fonction qui justifie leur protection. Le législateur voit ces marques dormantes avec défaveur et organise leur disparition au terme d’un certain délai, par le mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux.
L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle pose le principe : encourt la déchéance de ses droits le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Cette sanction concerne deux profils. Le titulaire qui souhaite préserver ses droits, et qui doit donc se ménager des preuves d’exploitation. Et l’opérateur confronté à une marque qu’on lui oppose, qui peut en obtenir l’anéantissement en démontrant l’absence d’usage. Les décisions rendues par les juridictions spécialisées dessinent des exigences précises, que cet article se propose de synthétiser.
Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque ?
Seul est sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services, aux fins de créer, de développer ou de conforter des parts de marché. L’usage doit donc être suffisant, et non purement symbolique au seul but de maintenir les droits conférés par la marque.
Le caractère sérieux s’apprécie au regard de l’ensemble des faits propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale : usages du secteur économique concerné, nature des produits ou services, caractéristiques du marché, étendue et fréquence de l’usage. La preuve repose sur des pièces concrètes, telles qu’emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, bons de commande, factures, photographies, annonces et déclarations écrites.
Un usage à titre de marque, et non comme nom de société ou nom de domaine
C’est l’écueil le plus fréquent. Apposer un signe en en-tête de facture, en signature de courriel, en pied de page d’un site internet ou dans une adresse électronique ne constitue pas nécessairement un usage de marque. Lorsque le signe ne fait que désigner la dénomination de la structure, son enseigne ou le nom de domaine sous lequel un site est accessible, il n’identifie pas l’origine commerciale des produits ou services. Il ne remplit donc pas la fonction essentielle de la marque.
Cette distinction conduit à écarter l’usage sérieux dans toutes les hypothèses où le signe, présenté comme une marque, n’apparaît en réalité que pour désigner la société cocontractante ou l’éditeur d’une facture, avec tous les attributs de la personnalité juridique tels que l’adresse et le numéro d’identification. Le titulaire qui veut établir un usage sérieux doit démontrer un lien matériel entre le signe et les produits ou services eux-mêmes, par exemple une étiquette cousue sur le produit et portant la même référence que celle figurant sur les factures.
Un usage effectif et public, tourné vers le marché
La marque doit avoir été en contact avec la clientèle. De simples actes préparatoires sont insuffisants. Un business plan, fût-il ambitieux, des contrats de licence non suivis d’une commercialisation effective auprès du public, ou encore des premiers actes de lancement non corroborés par des investissements et des dépenses de promotion, ne caractérisent pas un usage sérieux.
De même, les documents purement internes ne suffisent pas. Des dessins de collections, des notes de synthèse ou des publications éditées par le titulaire à destination de son propre réseau peuvent illustrer une activité, mais n’établissent pas, à eux seuls, l’usage de la marque pour les produits ou services visés à l’enregistrement. Ils ne prennent de valeur probante que rapprochés de pièces tournées vers le marché, telles que factures, bons de commande ou publications publiques, qui démontrent une commercialisation réelle.
Un usage ni symbolique ni sporadique
Le caractère sérieux comporte une dimension quantitative. La vente de quelques unités sur la période de référence, à un prix modeste révélant des produits de consommation courante, relève de l’usage symbolique. Une exploitation limitée à quelques mois, ou un usage sporadique et très limité, ne suffit pas davantage.
À l’inverse, un usage abondant et constant emporte la conviction. Un volume de ventes important et régulier sur la durée, attesté par de nombreuses factures, des catalogues ayant permis de passer commande, des documents comptables et un chiffre d’affaires significatif, établit sans difficulté l’usage sérieux. La faible part de marché détenue dans un secteur concurrentiel n’est pas, en elle-même, un critère pertinent pour contester l’usage.
Un usage continu pendant toute la période
L’usage doit être ininterrompu. Une marque exploitée puis abandonnée en cours de période encourt la déchéance, quand bien même son usage initial aurait été réel. Ainsi, l’absence de toute commercialisation après une certaine date, au sein de la période de cinq ans, prive l’usage de son caractère ininterrompu et donc de son caractère sérieux.
Les pièces situées hors de la période de référence ne sont pas pour autant systématiquement écartées. Lorsqu’elles constituent l’indice d’une certaine continuité dans l’usage, elles peuvent être prises en compte dans l’appréciation globale, en particulier lorsqu’elles ne dépassent la période que de quelques mois et se rattachent aux pièces datées de la période pertinente.
La revente et l’usage par un tiers
L’usage fait par un tiers avec le consentement du titulaire est assimilé à l’usage par le titulaire lui-même. Encore faut-il que ce consentement procède d’une intervention positive, et non d’une simple tolérance.
La question se pose avec une acuité particulière pour la revente de produits d’occasion. L’offre à la vente de produits revêtus de la marque par des maisons de ventes aux enchères ou des plateformes de seconde main n’établit pas, à elle seule, un usage sérieux. Le titulaire resté passif, sans démontrer son implication ni son autorisation dans ces ventes, et sans en retirer un avantage économique, ne peut se prévaloir de ces opérations pour échapper à la déchéance.
L’usage sous une forme modifiée
Le titulaire peut établir l’usage de sa marque sous une forme qui diffère de celle de l’enregistrement, à condition que les différences n’en altèrent pas le caractère distinctif. Cette faculté vaut alors même que la forme modifiée serait elle-même enregistrée comme marque.
La modification ne doit toutefois pas être substantielle. L’insertion d’un élément verbal, sous une forme discrète, au pied d’un signe semi-figuratif dominé par un élément graphique imposant, réalise une altération du signe protégé et ne permet pas d’établir l’usage de la marque verbale.
La période de référence et l’intérêt à agir
La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, et peut être rapportée par tous moyens. L’usage doit être établi sur les cinq années précédant la demande. Lorsque la déchéance est sollicitée par voie reconventionnelle, dans le cadre d’une action en contrefaçon, le terme de la période quinquennale correspond à la date de présentation de cette demande reconventionnelle.
Enfin, celui qui est poursuivi en contrefaçon a intérêt à se défendre en soulevant le défaut d’usage sérieux, par voie de fin de non-recevoir ou de demande reconventionnelle, pour les produits et services qui lui sont opposés ainsi que pour ceux relevant du même secteur d’activité.
En pratique
La déchéance n’est pas une menace abstraite. Elle se prépare, des deux côtés.
Le titulaire d’une marque a tout intérêt à constituer et à conserver, au fil de l’eau, un dossier de preuves d’usage : factures datées, catalogues diffusés, captures de pages publiques, attestations comptables, photographies des produits revêtus du signe. L’acquéreur d’une marque inexploitée doit, quant à lui, en entreprendre rapidement l’exploitation, le changement de titulaire ne faisant pas courir un nouveau délai.
L’opérateur confronté à une marque gênante peut, à l’inverse, en obtenir la déchéance, totale ou partielle, et ainsi désamorcer une opposition ou une action en contrefaçon.
Le cabinet accompagne ses clients dans l’une et l’autre de ces démarches, qu’il s’agisse de sécuriser un portefeuille de marques ou d’engager une action en déchéance devant l’INPI ou les juridictions compétentes.
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