Nullité de la marque de préservatifs « SORTEZ COUVERTS ! »

Dépôt frauduleux de marque :

Le journaliste et producteur d’émissions télévisées et radiophoniques, Christophe Dechavanne, a créé le slogan “Sortez couverts !” pour prévenir et lutter contre le virus du SIDA.

Il le prononce à la fin de chaque émission qu’il anime depuis la fin des années 1990, et l’expression est employée lors de campagnes de sensibilisation et du Sidaction ; M. Dechavanne œuvrant de manière désintéressée et dans l’intérêt général.

Pourtant, le 13 septembre 2018, la société pharmaceutique Laboratoires Majorelle, qui commercialise « EDEN », le premier préservatif remboursé par la Sécurité sociale, dépose ce slogan à titre de demande de marque française verbale, pour des préservatifs. En outre, elle réserve des noms de domaine reproduisant cette expression, avec de nombreuses extensions.

Une bataille judiciaire débute.

Par arrêt du 5 octobre 2022 (21/04997), la Cour de Paris retient qu’au jour du dépôt litigieux, les Laboratoires Majorelle ne pouvaient ignorer l’usage antérieur du signe “Sortez couverts !” pour la promotion et la vente de préservatifs, au regard d’une volumineuse revue de presse versée aux débats par le Conseil de l’animateur, et du marché très restreint du préservatif.

L’intention de faire obstacle à l’exploitation du signe par l’animateur est patente.

Tant le dépôt de marque que la réservation de noms de domaine sont frauduleux.

Les Laboratoires Majorelle sont condamnés au paiement d’une somme indemnitaire de 20.000 euros, outre 15.000 euros d’article 700 et à la publication d’un communiqué judiciaire.

Il s’agit là d’une illustration non ambigüe d’un dépôt frauduleux de marque.

Etat du droit :

En droit, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque,  non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. »

Le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services,  identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté, est un facteur pertinent de mauvaise foi.

Conseil pratique :

Si la nouveauté est un critère indifférent en droit des marques, encore faut-il ne pas détourner la finalité du droit des marques.

Il s’agit de permettre et protéger l’apposition d’un signe sur un produit ou service, pour distinguer celui-ci de ceux des concurrents.

Coraline Favrel, avocat associé, https://carmen-avocats.com/coraline-favrel/

Photo by Florian Olivo